นิยามของเครื่องหมายการค้า

มาตรา 3(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศมาเลเซียนั้นได้ให้นิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพประดิษฐ์ ตรา สัญลักษณ์ ฉลาก ชื่อ ลายมือชื่อ คำ ข้อความ ตัวเลข หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

“เครื่องหมายการค้า” (ยกเว้นในหมวด11 เรื่องเครื่องหมายรับรองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าประเทศมาเลเซีย) หมายความว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเครื่องหมายการค้านั้นสามารถที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่ว่าจะมีการบ่งบอกถึงชื่อบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม และหมายรวมถึงเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนตามหมวด 11 ด้วย

เมื่อพิจารณานิยามทั้งสองเข้าด้วยกัน เป็นที่ชัดเจนว่าเครื่องหมายนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้าเพียงอย่างเดียว เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่มีการใช้ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง

การดำเนินการกับเครื่องหมายการค้าในประเทศมาเลเซียอาจมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ กล่าวคือกลุ่มของสียังไม่ได้รับความคุ้มครองว่าเป็นเครื่องหมาย แต่อย่างไรก็ตาม สีก็เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นมีคุณสมบัติอันจะได้รับจดทะเบียนได้หรือไม่ (ในแง่ของเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะ)

มีเครื่องหมายหลายเครื่องหมายที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบเช่น ฉลากบนขวดน้ำดื่มหรืออาหารกระป๋อง เครื่องหมายดังกล่าวนั้นเรียกว่า Composite marks คือประกอบด้วยคำและรูปประดิษฐ์ อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ Composite mark อาจจะไม่สามารถใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้

หนังสือเป็นการรวมกันของคำต่างๆ และอาจมีรูปภาพหรือรูปประดิษฐ์อื่นๆ รวมอยู่ด้วย แต่หนังสือดังกล่าวนี้ก็ไม่สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า

มาตรา 3(1) ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “คำ” รวมถึงคำย่อของคำ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้นั้นรวมถึงคำ คำเดียวหรือข้อความก็ได้

เครื่องหมายต้องมองเห็นได้

จากนิยามของเครื่องหมายการค้านั้นไม่รวมถึงการคุ้มครองเสียงและกลิ่น

ในมาเลเซียนั้น เสียงและกลิ่นยังไม่สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ดังที่ได้กล่าวไว้ในมาตรา 3(2) (a)

โดยมีการบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเฉพาะการใช้ที่เป็นสิ่งพิมพ์ที่สามารถมองเห็นได้เท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครอง และหากไม่มีการใช้หรือไม่มีเจตนาที่จะใช้ เครื่องหมายดังกล่าวก็ไม่สามารถได้รับจดทะเบียนได้

การที่เครื่องหมายการค้าจะต้องมองเห็นได้นั้น มีความสำคัญในเรื่องของขนาดและตำแหน่งที่ใช้เครื่องหมายนั้นๆ คุณสมบัติเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายจะต้องมีการใช้ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดเวลา

เครื่องหมายดังกล่าวอาจจะมีการใช้โดยมีการรวมกับชิ้นส่วนอื่นๆ ก่อนมีการวางจำหน่ายในท้องตลอดก็เป็นได้เช่น การฝังอยู่ในไมโครชิปของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเช่นกัน

การใช้กับสินค้าและบริการ

เครื่องหมายที่มีการจดทะเบียนนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ ณ เวลาที่ยื่นคำขอก็ได้ เพียงแค่มีเจตนาที่จะใช้ก็เพียงพอแล้ว

ในขั้นตอนการยื่นคำขอนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องถามผู้ขอว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่จะต้องมีการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายดังกล่าวโดยการใช้เครื่องหมายดังกล่าว

สำหรับเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ในวันที่ยื่นคำขอ

ตามมาตรา 3(2)(c) ได้มีการกล่าวถึงการใช้เครื่องหมายสำหรับบริการ โดยการใช้เครื่องหมายนั้นจะเป็นการบ่งบอกถึงการมีอยู่ของบริการนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้ในการโฆษณาหรือหัวจดหมาย นามบัตรหรือแผ่นพับโฆษณาหรือการเผยแพร่ที่คล้ายกัน

บุคคลผู้สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บุคคลใดก็ตามที่เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายสามารถที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวได้ถ้าบุคคลนั้นได้มีการใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าว

เฉพาะนิติบุคคลโดยชอบตามกฎหมายผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายเท่านั้นที่สามารถที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ บุคคลใดก็ตามที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องระบุด้วยว่ามีอำนาจที่จะกระทำการดังกล่าวได้

ผู้ขอที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ นิติบุคคลนั้นรวมถึงหน่วยงานใดๆ ที่มีสิทธิในการฟ้องร้องตามกฎหมายได้

ดังนั้นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างก็เป็นบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านี้

บุคคลธรรมดานั้นเพียงแค่ลงนามก็เพียงพอที่จะใช้ในทางกฎหมายได้แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องมีการประทับตราใดๆ

สำหรับนิติบุคคลนั้น จะต้องมีการลงนามโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตรานิติบุคคล

เอกสารที่ยื่นต่อทางราชการนั้น โดยทั่วไปมักจะลงนามโดยกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว

ห้างหุ้นส่วน

หุ้นส่วนสามารถที่จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้และสามารถที่จะเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ในคำขอจะต้องประกอบด้วยชื่อของหุ้นส่วนทั้งหมดพร้อมทั้งมีการลงนามโดยหุ้นส่วนทุกคนหรือเฉพาะบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมายห้างหุ้นส่วนก็ได้

กิจการร่วมค้า

เมื่อนิติบุคคลสององค์กรหรือมากกว่าได้มีการรวมกิจการกันเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าก็สามารถที่จะใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันสำหรับกิจการร่วมค้าได้ ในกรณีนี้ คำขอสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องลงนามโดยหุ้นส่วนทุกคนหรือโดยบุคคลที่อำนาจกระทำการแทน

คณะบุคคล

เมื่อคณะบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เช่น สมาคม สหพันธ์ เป็นต้น มีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในคำขอจดทะเบียนสามารถที่จะลงนามโดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามแทนองค์กรนั้น

รัฐบาลและหน่วยงานราชการอื่นๆ

หน่วยงานราชการรวมทั้งองค์กรต่างๆ ของรัฐ ก็สามารถที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของประเทศมาเลเซียหรือประเทศอื่นก็ตาม

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีระยะเวลาคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอโดยที่สามารถที่จะชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยไม่จำกัดครั้ง

การชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุสามารถชำระได้ภายใน 2 เดือนก่อนถึงกำหนด และหากภายใน 1 เดือนก่อนครบกำหนดแล้วผู้ขอยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ นายทะเบียนจะมีการออกหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบถึงกำหนดการชำระดังกล่าว

หากถึงกำหนดเวลาการชำระแล้วไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ จะถือว่าเป็นการละทิ้งเครื่องหมายการค้านั้นๆ นายทะเบียนจะทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ขอสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

หากภายใน 1 ปีนับจากวันที่ครบกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแล้วยังไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ จะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นถูกเพิกถอนโดยสิ้นเชิง ไม่อาจที่จะชำระค่าธรรมเนียมได้อีกต่อไป

แผนผังขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายที่ลามกอนาจารหรือสร้างความขัดแย้ง (Scandalous or Offensive Matter)

มาตรา 14 (b) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาเลเซีย บัญญัติว่าเครื่องหมายหรือเครื่องหมายที่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำ ข้อความหรือรูปภาพที่ลามกอนาจารหรือสร้างความขัดแย้งในสังคมนั้นไม่สามารถที่จะได้รับการจดทะเบียนได้

ตามกฎหมายประเทศอังกฤษนั้นจะต่างจากกฎหมายของมาเลเซีย กล่าวคืออังกฤษจะห้ามจดทะเบียนให้กับ “เครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือการออกแบบที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเท่านั้น”

การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมาเลเซียนั้นที่จะต้องพิจารณาหลักนี้ด้วยเพราะว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติและจะต้องคำนึงถึงเรื่องความเชื่อทางศาสนาของแต่ละเชื้อชาติด้วย

ในความเห็นของผู้เขียน เรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวและจำเป็นที่จะต้องให้ความใส่ใจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น

เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือรัฐประศาสโนบาย

มาตรา 14(c) กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจในการตรวจสอบหากเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือรัฐประศาสโนบาย โดยอาจจะเป็นเครื่องหมายที่มีข้อความหรือคำที่ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งกัน เป็นต้น

การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดขัดต่อกฎหมายนั้นหรือไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนได้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากในชั้นศาล เครื่องหมายที่มีรูปประดิษฐ์อาจจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ได้

เครื่องหมายที่อ้างถึงการมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ตามมาตรา 15(a) กำหนดให้เครื่องหมายการค้าใดที่ประกอบด้วยหรือมีลักษณะแสดงถึงเครื่องหมายดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

1. สิทธิบัตร หรือ ได้รับสิทธิบัตรแล้ว
2. จดทะเบียน หรือ การออกแบบที่ได้รับจดทะเบียน
3. ลิขสิทธิ์ หรือ
4. คำเดียวหรือหลายคำที่แสดงถึงการอ้างสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะในภาษาใดก็ตาม

สัญลักษณ์ “ที่ให้ผลเหมือน” กับตัวอักษร C, R อยู่ในวงกลม ซึ่งหมายถึงลิขสิทธิ์และการได้รับจดทะเบียนแล้ว ตามลำดับ หากเครื่องหมายที่จะได้รับจดทะเบียนปรากฏสัญลักษณ์ดังกล่าวในเครื่องหมายด้วยนั้น ผู้ขอจะต้องตัดสัญลักษณ์ดังกล่าวออกก่อนที่จะได้รับจดทะเบียน หากไม่ตัดสัญลักษณ์ดังกล่าวออก นายทะเบียนอาจพิจารณาไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

บุคคลใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการแสดงว่าเครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยที่ในความจริงยังไม่ได้รับการจดทะเบียน เป็นความผิดอาญาต้องระวางโทษปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 81

กฎข้อ 13 ได้กำหนดถึงเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งรวมทั้ง “การปลอมแปลง (To counterfeit this is a forgery)” “เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Registered Trade Mark)” “เครื่องหมายบริการที่ได้รับจดทะเบียน (Registered Trade Mark)” หรือคำใดก็ตามที่ให้ความหมายคล้ายกัน และคำว่า “Bunga Raya” และรูปของดอกไม้ดังกล่าว

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

ข้อ (1) (c) (d) (e) และ (f) แห่งกฎข้อที่ 13 ได้กำหนดเพิ่มเติมถึงเครื่องหมายที่มิให้รับจดทะเบียน ดังนี้

1. การแสดงถึงคำ ข้อความ อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ (Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong) หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือการเลียนแบบสีของหน่วยงานของรัฐ การแสดงถึงพระราชวังหรืออาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ
2. นาม “ASEAN” หรือเครื่องหมาย ASEAN หรือการลอกเลียนแบบสีของเครื่องหมายดังกล่าว
3. นาม “กาชาด” หรือ “กาเจนีวา” สัญลักษณ์กาชาดหรือกาเจนีวา และธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นเครื่องหมายกากบาทสีขาวบนพื้นแดง หรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่มีสีคล้ายกัน

สัญลักษณ์และคำที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนอีกประเภทหนึ่งกำหนดไว้ในกฎข้อที่ 14 โดยที่รูปประดิษฐ์ต่อไปนี้ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนได้

1. คำหรือข้อความที่เกี่ยวกับ ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ตราประจำราชวงศ์ ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน
2. คำหรือข้อความที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ธงชาติ ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการหรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน
3. คำหรือข้อความที่เกี่ยวกับ ตรากองทัพบกมาเลเซีย กองทัพเรือมาเลเซีย กองทัพอากาศมาเลเซีย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย หรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน

ตามอนุสัญญากรุงปารีส ได้กำหนดให้ประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งรวมทั้งมาเลเซียด้วยที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 1988 ให้ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านี้คือ เครื่องหมายราชการต่างๆ ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำของรัฐต่างประเทศที่เป็นสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส เว้นแต่ว่าผู้ขอนั้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เป็นเจ้าของธงชาตินั้นๆ

นอกจากนี้ยังห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตรา ธง สัญลักษณ์ ตัวย่อ ชื่อ ขององค์การระหว่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตามไม่รวมถึงสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการ ส่วนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการโอลิมปิคนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของอีกอนุสัญญาหนึ่ง

รูปภาพของธงชาติประเทศต่างๆ นั้นจะมีการเก็บบันทึกไว้ที่ระบบทะเบียน ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับความคุ้มครองที่ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศได้มีการบันทึกไว้ ณ สำนักงานสากล กรุงเจนีวา ซึ่งข้อมูลหล่านี้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการตรวจค้นด้วยว่ามีเครื่องหมายที่ขอรับจดทะเบียนอาจจะเหมือนหรือคล้ายกับสัญลักษณ์อันห้ามมิให้จดทะเบียนได้

สิทธิส่วนบุคคล

หากขอจดทะเบียนชื่อหรือภาพของบุคคลอื่น นายทะเบียนอาจจะขอให้ผู้ขอยื่นหนังสือที่แสดงถึงความยินยอมให้ใช้ของบุคคลนั้น

หากบุคคลนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นสามารถที่จะให้ความยินยอมแทนได้ หากไม่มีหนังสือแสดงความยินยอมดังกล่าว นายทะเบียนอาจจะปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวได้ ตามกฎข้อที่ 15

กฎข้อที่ 15 นี้ไม่ใช้กับการใช้เครื่องหมายการค้าหรือบางส่วนของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อของทรัพย์สินของผู้อื่น จะใช้กับชื่อของบุคคลนั้นเท่านั้น

แต่กระนั้นก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับคำที่เป็นชื่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้มีการยินยอมจากเจ้าของ ก็อาจจะถูกปฏิเสธได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายทะเบียนเป็นกรณีไป

ตัวอย่างของเครื่องหมายในประเภทนี้ที่อาจจะถูกปฏิเสธ หากไม่สามารถยื่นหนังสือยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินได้ เช่นรูปภาพของอาคารที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ภาพเขียนที่มีชื่อเสียง พื้นที่การปลูกองุ่น (ถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับไวน์)

แต่ก่อนที่จะมีการปฏิเสธคำขอเหล่านั้น ผู้ขอมีโอกาสที่จะยื่นหนังสือเพื่อแสดงความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวหรือหนังสือที่พิสูจน์ถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของนั้น

The Doctrine of Imperfect Recollection

ผู้บริโภคอาจจะรู้จักเครื่องหมายทั้งสองเครื่องหมายโดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความสับสนแต่อย่างใด แต่ผู้บริโภคโดยทั่วไปที่เห็นเพียงเครื่องหมายเดียวอาจจะเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายนั้นๆ เหมือนหรือคล้ายคลึงกันมากจนอาจจะสับสนหลงผิดได้

ซึ่งเป็นไปได้ยากที่ผู้บริโภคโดยทั่วไปจะจดจำรายละเอียดของเครื่องหมายการค้าได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้บริโภคโดยทั่วไปอาจจะสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าที่ที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าผู้บริโภคนั้นๆ ได้รู้จักอยู่แล้วได้ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันก็ตาม

เปรียบเทียบรูปลักษณ์และเสียงอ่าน

ผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายที่มีความคล้ายกันทั้งรูปลักษณ์และการออกเสียง ความคล้ายกันของรูปลักษณ์ภายนอกที่มองเห็นรวมทั้งคำหรือรูปประกอบจะมีผลกรณีที่ผู้บริโภคจะต้องเลือกซื้อสินค้าด้วยตามากกว่า เช่นการเลือกซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือการเปิดหาในสมุดหน้าเหลือง

แต่ถ้าหากว่าสินค้านั้นส่วนใหญ่จะต้องมีการออกเสียงเพื่อสั่งซื้อ การพิจารณาเรื่องเสียงอ่านเป็นเรื่องสำคัญกว่าเพราะถ้าเสียงอ่านคล้ายกันจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ เช่นกรณีการสนทนากันทางโทรศัพท์อาจทำให้เสียงอ่านคลาดเคลื่อนได้ เป็นต้น

ในการเปรียบเทียบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า คำต้นๆ ที่มีความคล้ายกันจะมีน้ำหนักในการพิจารณามากกว่าถ้าหากว่าคำลงท้ายนั้นเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปในทางการค้าสำหรับสินค้าประเภทนั้น

ตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมาย

เครื่องหมายหนึ่งๆ อาจจะประกอบด้วยหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันและหากเป็นการรวมด้วยองค์ประกอบที่มีสาระสำคัญคล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วอาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคได้ สาระสำคัญอาจจะเป็นได้ทั้งคำ หรือ รูปประดิษฐ์ก็ได้ ถ้าผู้บริโภคจดจำลักษณะสำคัญใดๆ ในเครื่องหมายนั้นได้ หากเครื่องหมายอันมีองค์ประกอบที่สำคัญดังกล่าวก็อาจจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภคได้

เปรียบเทียบเครื่องหมายที่มีทั้งข้อความและรูปประดิษฐ์ (Composite Marks)

การเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่มีทั้งส่วนประกอบของคำและรูปประดิษฐ์นั้น จะพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของทั้งเครื่องหมาย เพราะว่าโดยทั่วไปผู้บริโภคจะจดจำส่วนของคำได้มากกว่ารูปประดิษฐ์ ดังนั้นการพิจารณาคำนั้นจึงสำคัญมากกว่า

Composite mark นั้นอาจจะคล้ายกัน หากว่าประกอบด้วย คำที่เหมือนกันถึงแม้ว่ารูปประดิษฐ์จะต่างกันก็ตาม นอกจากนี้หากองค์ประกอบหลักของเครื่องหมายคล้ายกัน เครื่องหมายนั้นก็ถือว่าคล้ายกัน

แนวคิดที่มาของเครื่องหมาย

เครื่องหมาย 2 เครื่องหมายที่มีความแตกต่างกันอาจจะสร้างความสับสนหลงผิดได้ หากว่ามีองค์ประกอบที่มีความหมายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรูปประดิษฐ์เท่านั้น

สำหรับเครื่องหมายที่เป็นรูปประดิษฐ์ ผู้บริโภคจดจำเครื่องหมายนั้นๆ ได้จากไอเดียที่ถ่ายทอดมาจากเครื่องหมายนั้นๆ มากกว่าที่จะจดจำในรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องหมาย

ผู้บริโภคสามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของคำของเครื่องหมายได้ หากว่าเป็นคำที่มีความหมายต่างกันและอาจจะเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันแต่เครื่องหมายหนึ่งอาจจะมีความหมาย ในขณะที่อีกเครื่องหมายหนึ่งอาจจะไม่มีความหมาย แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะไม่ง่ายที่จะแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายที่เป็นคำประดิษฐ์เช่น CARR หรือ KARR ทั้งนี้เพราะทั้งสองคำนี้ไม่มีความหมายชัดเจน

เปรียบเทียบรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายที่คล้ายกัน

หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องหมายใดๆ ก็ตามเหมือนหรือคล้ายกันแล้วนั้น จะต้องพิจารณาต่อไปที่รายการสินค้าและบริการที่ขอรับความคุ้มครองด้วย เครื่องหมายที่เหมือนกันหรือเครื่องหมายที่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมแล้วอาจจะจำให้ประชาชนสับสนหลงผิดก็อาจจะได้รับการจดทะเบียนได้ถ้าหากว่ารายการสินค้าหรือบริการที่ขอคุ้มครองแตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนอาจจะอ้างถึงเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันปฏิเสธการรับจดทะเบียนถ้าหากว่ามีการจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการชนิดเดียวหรือใกล้เคียงกัน

คำว่า “ใกล้เคียงกัน” นั้น อาจหมายถึงกรณีที่ผู้บริโภคอาจจะเชื่อว่าสินค้าและบริการของเครื่องหมายนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือมาจากแหล่งเดียวกัน

ใครมีสิทธิยื่นคำคัดค้าน

บุคคลใดก็ตามสามารถยื่นคำคัดค้านโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ประกาศโฆษณา เหตุแห่งการคัดค้านคำขอเครื่องหมายการค้า

1. ผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. การใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกคัดค้านนั้นสร้างความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนและอาจจะขัดต่อกฎหมายตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 14(1)(a)
3. คำขอเครื่องหมายการค้าที่ถูกคัดค้านนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนมาก่อนแล้ว หรือการใช้เครื่องหมายนั้นอาจจะเป็นการละเมิดโดยการลวงขาย
4. เครื่องหมายการค้าที่ถูกคัดค้านมีลักษณะลามกอนาจารและอาจสร้างความขัดแย้งในสังคม และ
5. เครื่องหมายการค้าที่ถูกคัดค้านนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาเลเซีย

กระบวนการคัดค้าน

ผู้ขอจะต้องยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับคำคัดค้าน โดยในคำโต้แย้งนั้นจะต้องแสดงเหตุที่ตนอาศัยเป็นหลักในการยื่นคำขอ โดยนายทะเบียนจะส่งสำเนาคำโต้แย้งนั้นไปยังผู้คัดค้าน หากผู้ขอไม่ยื่นคำโต้แย้งถือว่าเป็นการละทิ้งคำขอดังกล่าว

เมื่อผู้คัดค้านได้รับคำโต้แย้งแล้ว ผู้คัดค้านจะต้องยื่นหลักฐานต่างๆ ประกอบคำชี้แจงเพิ่มเติม (Statutory Declaration) สนับสนุนคำคัดค้านของผู้คัดค้าน และยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 2 เดือน และสำเนาหนึ่งชุดส่งให้ผู้ขอจดทะเบียน หากไม่มีการดำเนินการดังกล่าวถือว่าผู้คัดค้านละทิ้งคำคัดค้านนั้น

ภายใน 2 เดือนนับจากที่ผู้ขอได้รับหลักฐานประกอบการคัดค้านของผู้คัดค้าน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นหลักฐานประกอบคำชี้แจงต่อนายทะเบียน พร้อมกับสำเนาให้ผู้คัดค้าน หากไม่มีการดำเนินการดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละทิ้งคำคัดค้าน

จากนั้นนายทะเบียนจะพิจารณาหลักฐานประกอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเหตุผลต่างๆ และมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายใน 2 เดือน

1. ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2. รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีเงื่อนไขบางประการ เช่นให้แก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือจำกัดสิทธิบางประการตามความเห็นของนายทะเบียน